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文化沙龙特辑｜商标的那些事之商标交易的是与非

《创意世界》杂志 2019-07-23 9417

近年来，随着商标品牌战略的深入实施及商标注册便利化改革的不断推进，我国的商标注册申请量持续增长，连续多年位居世界首位。然而，少数申请人的商标注册行为明显超出正常经营需要，不以使用为目的大量囤积商标，并将囤积的商标高价转让给使用人以获取不正当利益，不仅扰乱了公平竞争的市场秩序和商标注册管理秩序，而且浪费了行政、司法资源。日前，中国知识产权报社主办的《创意世界》杂志举行了以“商标交易的是与非”为主题的线上沙龙，希望通过专家研讨的形式，解析商标交易过程中需要规避的风险以及有待解决的问题。

时间

2019年6月26日

主题

商标交易的是与非

主持人

王国浩

《中国知识产权报》商标周刊副主编，本刊特约撰稿人

嘉宾

熊文聪

中央民族大学法学院副教授

吴新华

北京市炜衡律师事务所高级合伙人

知识产权部主任

赵虎

北京市中闻律师事务所合伙人

汤学丽

北京市盈科律师事务所知识产权部主任

杨旭

观韬中茂律师事务所知识产权部秘书长、律师

关于商标交易的概念和本质

主持人：此次沙龙围绕商标交易展开，首先想请各位嘉宾老师讲一讲什么是商标交易，需要经过什么流程，有哪些相关法律法规？

汤学丽：商标交易是指商标交易或与商标交易有关的商业活动。商标交易包括商标转让、商标许可、商标质押等转移或设定商标权利的交易行为。与商标交易有关的商业活动包括但不限于商标拍卖、商标评估、商标保险等活动。转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向国家知识产权局商标局提出申请。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报国家知识产权局商标局备案，由国家知识产权局商标局公告。商标专用权质权登记由质权人和出质人共同向国家知识产权局商标局提出申请，并提供质权合同、商标价值评估报告等。涉及到我国现行商标法第四十二条、第四十三条等规定，还涉及原国家工商行政管理总局关于《注册商标专用权质权登记程序规定》等。

赵虎：根据我国现行商标法第四十二条规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向国家知识产权局商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，国家知识产权局商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

吴新华：对，商标交易这个概念还是应该限定在商标转让这个含义上。

杨旭：赞同汤律师观点，是比较宽泛。

赵虎：商标交易并非我国商标法及其相关条例规定的法律概念，而是一种通俗的说法，或者说商业上的概念。

主持人：可不可以这样说，商标交易主要通过商标转让的法定程序来实现。

杨旭：不是。

主持人：商标交易的本质是什么呢？

汤学丽：商标交易分别通过不同的法定程序来实现，转让是一种，还有许可、质押的法定程序。

吴新华：商标交易的本质是权利主体的变更，有点类同于房产交易。

汤学丽：我认为本质是充分发挥商标专用权无形资产的价值，促进经济发展。

赵虎：我认为“商标交易”是一个中性词、非法律词汇，中性词即无所谓褒义贬义，非法律词汇即不用在法律上进行定义。

吴新华：交易就是一手交钱一手交货，一方取得权利，一方取得对价。

汤学丽：通常来讲，商标交易多指商标转让。

杨旭：我们现在正在处理的一个案件是主要以许可方式完成交易，达到商业使用。

汤学丽：但是许可也是交易的一种，与杨律师观点一致。

关于商标交易的立法宗旨

主持人：设立商标许可与商标转让制度的立法宗旨是什么呢？

赵虎：字典上“交易”一词指的是“买卖商品”，从这个角度出发，商标交易应该是商标转让，即商品（商标）所有权的转让。

主持人：换句话说，商标作为“商品”进行“交易”，能够产生哪些良好的作用？

汤学丽：可以促进注册商标的使用，盘活商标资源等；还可以提高企业商标资产运用能力，积极拓宽融资渠道，帮助企业特别是中小微企业解决融资难题。

赵虎：从法律上来看，传统上商品的交易为转移商品的物权，获取对价。物权与知识产权都是私权利，所以都可以由权利人进行处分。商标的交易即转移商标的商标权，获取对价。

一般情况下，属于商标权人行使权利的范围。例如，有的老国企长期使用某商标，因为老国企破产无法继续生产，这个时候拍卖该老国企的商标，一方面可以帮助老国企还债，另一方面该商标可以继续使用，何乐而不为。

主持人：方便的话，各位嘉宾老师有没有一些具体的亲身参与的案例或实践，能否举例说明一下？

汤学丽：“ 中华及图”商标注册使用在第33类酒等商品上，北京龙徽酿酒有限公司主要使用在葡萄酒、桂花酒等酒产品上，多年来通过许可使用的方式，将该商标许可五粮液等在白酒商品上使用，进一步提升了该商标的品牌价值。

关于商标交易中的注意事项

主持人：在商标交易过程中，“买卖”双方需要特别注意哪些问题？各位嘉宾老师在实务中有没有遇到商标交易过程中出现的一些问题，又是怎么规避或化解的呢？

汤学丽：需要注意审查商标状态、商标权属、商标有效地域、商标有效期、商标标样与商标核准的项目是否是已方需要的、商标是否已质押给第三方、商标在许可方面是否存在限制、商标是否存在连续3年不使用撤销、无效宣告、诉讼等纠纷。

赵虎：讲一个我的客户的案例，因为保护客户隐私需要，隐去关键信息。我这位客户所在的城市有一种非常有名气的特产，该特产由当地的一家老国企生产，商标也由这家老国企注册。但是近十年来，这家老国企不景气，到了破产的地步。因此，这个当地特产也消失了几年。我这位客户通过拍卖的方式购得了该商标，组织力量进行研发生产，现在这个当地特产又开始重新上市，据说还是“原来的味道”。

主持人：可谓是一件商标转让使一个具有区域特色的产品起死回生。

汤学丽：当事人应通过尽职调查来规避风险，如查询交易商标的注册状况、商标权利人；评估申请中商标的可注册性；调查交易商标是否已成为通用名称；审查与交易商标有关的许可协议、质押贷款协议；审查与交易商标相关的销售合同、销售发票，确认交易商标是否在使用等；调查了解与交易商标有关的正在审理的无效、诉讼案件情况，评估可能存在的风险。

吴新华：比较典型的就是“IPAD”商标，受让人应该做好商标法律状态的调查与检索。

主持人：看来还是要找各位嘉宾老师这样专业的人去做这件专业的事情。

汤学丽：感谢对我们专业的认可。

赵虎：我曾经处理过一起中国的企业与一个韩国的企业之间的商标转让纠纷。在那个纠纷中有两个主要问题：第一，商标是中国企业注册的，韩国企业想购买，双方达成协议之后，韩国企业一方面根据协议约定支付第一笔款项，一方面提出了商标无效宣告请求。第二，该商标转让协议中只约定了一件商标的转让，但是近似商标没有在合同约定范围之内，导致商标局不同意转让，而对其他近似商标的转让，需要另外协商。因为上述原因，最终导致该交易未能成功。

吴新华：对，一定要注意约定在同一种或类似商品上的相同近似商标要一并转让，而且转让人不得再在同一种或类似商品上申请注册相同近似的商标。

主持人：还有哪些需要注意或引起重视的问题吗？

吴新华：有的企业一边把商标转让给他人，另一边又偷偷去申请相同近似商标，由此引发纠纷。

汤学丽：最好办理一下商标转让协议的公证。

赵虎：出让人在协议签订过程中或者签订之后再注册相同或者近似的商标，是一种不诚信的行为，但是很难防范，只能在合同里面约定相应的违约责任。

主持人：所以还是要找专业的人去做，可以尽量规避一些不必要的问题和麻烦。

关于存在的问题及导因

主持人：目前商标交易领域还存在哪些问题？又是哪些原因导致的呢？请各位嘉宾老师对此谈谈自己的理解。

赵虎：目前最大的问题是“商标贩子”的问题，即不以使用为目的注册商标，大量囤积商标，把商标买卖作为一种生意。这种行为从申请注册开始就违反了今年4月我国第四次修正的商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”之规定。

吴新华：在商标注册申请量连年增加、目前每年已达700多万件的情况下，商标要素资源的相对有限性日益凸显，市场主体选择、成功注册一件符合企业需要的商标越来越难。市场机遇稍纵即逝，新申请注册商标又存在不确定的风险。因此，商标交易的需求客观存在。今年4月我国第四次修正的商标法“ 不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，重点应该在“恶意”上。而需要注意的是，商标交易是商标注册人的一项正当权利。

汤学丽：存在的问题有：交易人身份杂乱（职业注标人、品牌管理公司以此身份掩盖）；交易行为不规范（伪造、变造文件等）、交易价格差距大、购买者地位弱势、合同违约、交易方式相对单一，商标价值评估标准不规范、商标交易缺乏统筹规划、商标交易保护和监管不到位等问题，同时还有可能催生恶意囤积商标的行为。

主持人：有自媒体报道称，一些商标服务机构设立了商标交易平台，其关联企业注册了好多商标放在自己的平台上进行交易。这应该不是个例，针对这些问题，可以采取哪些措施来进行规制呢？

汤学丽：我国商标法和商标法实施条例等规定中，并没有明确针对抢注、囤积商标者的行为有相应的处罚措施。对抢注、囤积商标者而言，如果商标被异议、无效掉，也就是一点经济上的损失而已，建议对抢注、囤积商标者的处罚措施也增加计入市场监督管理部门的信用档案，将抢注的商标直接转让至异议人或无效宣告申请人等利害关系人，并给予警告、罚款等行政处罚。

雄文聪：商标受让人应当保证商品品质这一条规定是“鸡肋式”条文，在商标许可中商标权人有监督商品品质的责任。根据美国相关法律规定，未尽到监督义务的商标权人，可以将其商标予以宣告无效。无论是转让还是许可，都必须通过登记才能产生对抗或生效的效力。

汤学丽：可以采取的有效措施规制：完善相关法律、法规；进一步规范商标转让、许可、质押等文件，加大转让、许可、质押申请相关文件的审查力度；强化商标交易监管，加强交易规则和监管制度研究设计，切实规范商标交易行为，防止恶意抢注并转让牟利；完善商标交易服务功能，规范商标交易市场秩序，促进商标交易市场健康发展，有效盘活商标闲置资源。

雄文聪：转让商标后又申请近似商标的，可以依照恶意注册或违背诚信原则不予注册或将其无效掉。

赵虎：现在商标业务受理官费不断降低，对囤积商标者来说算是好消息，因为成本在降低。建议可以在制度设计上加大“商标贩子”的成本，如在商标法律中效仿房地产市场的禁售政策，规定商标的“禁止转让期”，要求取得商标注册之后3 年内不得转让，与3 年不使用撤销规定相结合，加大“商标贩子”的成本，解决一部分问题。

吴新华：这个我不太同意。在转让环节给权利人增加负担是不合理的，对于解决恶意注册问题来说也是舍本逐末。限售是对公民、法人财产权的限制，在法理上存在可商榷之处。

主持人：那么有没有一些妥当的措施来规制呢？

吴新华：从实务操作的角度，如何判断不以使用为目的的恶意申请注册行为，存在很大难度。

主持人：那么商标交易是否有违“ 不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回” 之规定的立法宗旨？

汤学丽：该规定的目的是避免恶意申请、囤积商标进而浪费商标资源，扰乱商标注册秩序的行为，具体是否有违此规定应区分商标交易行为的性质，如果是基于正常的、个案的属于商标权利人与购买人的意思自治，对自身私权的处理，更易发挥商标进一步投入使用到市场，发挥商标区分来源作用，创造价值，避免资源浪费，应不予过多干涉。另外，从商标法对使用的解释来看，此使用应理解为基于经营所需的合理注册，如果申请人自己无任何使用条件，从其与他人商标交易的数量、交易的类别、购买者的受众范围等来看明显是在通过商标交易获利的，则违背了该规定。

雄文聪：目前商标法的修改，不以使用为目的的注册不会注册成功或会宣告无效，这很大程度上会抑制商标交易。

吴新华：首先要树立程序观念，对于法律问题要放在一定的程序中来解决。商标法中设置了不同的程序。商标转让程序的价值在于保证商标转让行为安全、规范完成，在商标交易/ 转让环节来逆推申请注册行为正当与否，不是商标转让程序能够完成的任务。商标异议、无效宣告程序则是用来判断商标注册合法性的。

汤学丽：不以使用为目的的恶意注册，基本上不会注册成功。相信今后以牟利为目的商标交易会越来越少。

吴新华：在没有妨碍他人权利、没有损害社会公共利益的情况下，除了个别极端情况，比如一两天内申请注册成千上万件商标，实际上是很难判断是否系“ 不以使用为目的恶意商标注册申请”。

赵虎：我认为在以后的司法实践中，“不以使用为目的恶意商标注册申请” 之规定的适用范围或解释范围会越来越大，这个条款会被大量使用，囤积商标的行为极有可能会被包含在内。

吴新华：不排除有的人会打游击战，用不同的公司名义申请，现在公司登记的注册资本采取认缴制。如果有人每隔一段时间用不同的公司名义申请，会在实务中增加认定的难度。

主持人：国家知识产权局相关负责人在对商标法修改相关问题解读时表示：作为本次商标法修改的配套措施，国家知识产权局正在研究起草部门规章——《关于规范商标申请注册行为的若干规定》。该规章将对法律修改内容进行操作层面的细化，对恶意申请和囤积注册的具体行为类型及其他处理措施进行明确，如对明显超过合理限度大量注册商标、抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标、基于不正当目的重复申请商标注册等典型行为类型进行详细列举，除了商标法规定的在商标注册程序中的驳回、无效等手段外，还将利用信用档案、行业自律措施、情节严重的停止受理商标代理业务等监管手段进行规制，同时规定任何组织和个人发现非正常申请注册商标行为，都可以提供线索，帮助行政管理部门进行认定和处理。该规章现已结束公开征求意见，将根据意见反馈进行完善，使商标法的修改内容落到实处。

吴新华：法律问题归法律，经济问题归经济。囤积商标既是一个法律问题，也是一个经济问题。规范注册行为，打击恶意注册，需要多措并举，从源头抓起。

主持人：我们举办此次线上沙龙，也正是希望能够通过各位嘉宾老师的研讨，借助相关报道引起大家对商标交易领域存在的一些问题的重视，并希望能够有相关的明确制度和举措尽快出台，正确引导和进一步规范商标交易行业的健康发展。

吴新华：先有商标注册，后有商标交易。现在商标注册费用降低了，程序简便了，但对于一些企业来说，及时依法取得权利、有效保护权利，在微观层面往往会遇到各种各样的风险与困难。商标现象层出不穷，今天的讨论题目非常有现实意义。

主持人：感谢各位嘉宾百忙之中的参与和支持。此次沙龙也是一次尝试。希望在大家的支持下可以把这样的沙龙常态化，而且不限于线上交流的形式，还要多组织线下的研讨和交流，共同去关注、引导和推动解决商标领域一些问题。再次谢谢各位！

熊文聪

中央民族大学法学院副教授，硕士生导师，美国加州大学伯克利分校高级访问学者，中国知识产权法学研究会理事，北京法学会知识产权法学研究会理事，兼职律师，上海交通大学反垄断法博士后，中国人民大学知识产权法学博士，武汉大学法理学硕士，南昌大学理学学士。曾参与或主持多项国家级、省部级学术课题研究，出版专著一部：《事实与价值二分：知识产权法的逻辑与修辞》，并有20余篇论文发表在法学核心学术刊物上。

吴新华

北京市炜衡律师事务所高级合伙人、知识产权部主任，中国知识产权报社法律顾问、专家库成员，中华商标协会法律顾问，中央财经大学知识产权研究中心研究员，北京市律师协会商标法律专业委员会秘书长。曾任原国家工商总局商标评审委员会案件审理处审查员、副处长、企业注册局处长。曾参与起草《商标审查与审理标准》，出版多部专业书籍，在各种专业报刊上发表文章40余篇。在2018年强国知识产权论坛上被评为年度十佳商标律师。

赵虎

北京市中闻律师事务所合伙人。北京律师协会著作权法委员会委员，中国电视剧制作产业协会法务委员会专家委员，北京知识产权法研究会著作权法委员会委员，北京影视娱乐法学会理事。执业十余年来，专注于知识产权的办理和研究，曾经办理过大量的涉及商标、专利、著作权、不正当竞争（含商业秘密）的案件。办理案件之余倾心于理论研究，在各类刊物上发表过大量的知识产权法学文章。

汤学丽

北京市盈科律师事务所知识产权部主任。自2004年起专门从事知识产权领域的法律服务，15年以上知识产权服务工作经验，涉及商标、著作权、域名及反不正当竞争等领域，尤其在商标行政诉讼、商标侵权保护、商标异议、无效、答辩、复审、商标整体保护及战略管理等方面具有非常丰富的经验，对商标法、商标法实施条例、商标审查标准等相关法律法规了解深入透彻，熟悉中国商标主管部门的程序和实务。